Да, товарный знак схожий до степени смешения с фирменным наименованием можно зарегистрировать, если правообладатель фирменного наименования не докажет, что использует его для идентификации товаров или услуг, в отношении которых регистрируется товарный знак. Подобные разъяснения дал Верховный Суд РФ в рамках дела № 300-ЭС24-12173.

Суть дела:

Завод оспаривал в Роспатенте регистрацию товарного знака, утверждая, что он сходен с произвольной частью его сокращенного фирменного наименования, которое завод использовал задолго до даты приоритета товарного знака для индивидуализации своей деятельности. Завод требовал отказать в регистрации товарного знака, ссылаясь на нарушение своих прав.

Позиция истца (завода):

Завод утверждал, что товарный знак сходен с его сокращенным фирменным наименованием, которое он использует для индивидуализации своей деятельности, и что регистрация такого товарного знака нарушает его права. Завод также указывал, что деятельность лицензиатов, использующих элементы фирменного наименования завода, должна учитываться при оценке правомерности регистрации товарного знака.

Позиция ответчика (Роспатента):

Роспатент отказал в удовлетворении возражения завода, исходя из того, что отсутствуют доказательства фактического использования заводом своего фирменного наименования в отношении однородных товаров. Предоставление лицензий третьим лицам на использование обозначения, воспроизводящего фирменное наименование, не считается использованием фирменного наименования самим заводом.

Решения судов:

• Суд по интеллектуальным правам (первая инстанция): Отказал заводу в удовлетворении заявления, поддержав позицию Роспатента.
• Президиум Суда по интеллектуальным правам: Отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил заявление завода, признав, что деятельность лицензиатов может учитываться при применении пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.
• Верховный Суд РФ: Отменил постановление президиума и оставил в силе решение суда первой инстанции, указав, что деятельность лицензиатов не может учитываться для целей применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Позиция Верховного Суда:

Верховный Суд разъяснил, что товарный знак служит для индивидуализации товара, а фирменное наименование — для индивидуализации юридического лица. Исключительное право на фирменное наименование непередаваемо и неотчуждаемо, и использование элементов фирменного наименования третьими лицами по лицензии не считается использованием фирменного наименования самим правообладателем. Для целей применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ учитываются только самостоятельные действия правообладателя. Следовательно, деятельность лицензиатов завода не может быть принята во внимание при оспаривании регистрации товарного знака.

Решение Верховного Суда:

Верховный Суд подтвердил законность отказа Роспатента в аннулировании регистрации товарного знака. Отсутствие доказательств использования фирменного наименования заводом в отношении однородных товаров и самостоятельного осуществления деятельности позволило Роспатенту обоснованно отказать в удовлетворении возражения